La Valutazione fiscale della Proprietà Intellettuale e delle Royalties


Quanto vale una proprietà intellettuale o industriale?

Come si fa a determinare con esattezza il valore da attribuire ad un marchio, un brevetto o all’avviamento di un’impresa?

Quanto vale la proprietà di un software, di un sito web o di un nome a dominio?

La risposta a queste domande potrebbe essere individuata nel concetto di valore di mercato o fair value, inteso come naturale incontro tra domanda e offerta tra imprese indipendenti.

Esempio: Le imprese “Alfa s.r.l.” e “Beta S.p.a.”, non collegate tra loro, stipulano un contratto per la vendita di un nome a dominio al prezzo X.

X è il fair value.

Tuttavia, se le imprese “Alfa S.r.l.” e “Beta S.p.a.” sono collegate tra loro l’incontro tra domanda ed offerta, in quanto influenzato da fattori eterogenei, potrebbe non essere un processo naturale.

In altre parole, quando le transazioni, che hanno ad oggetto un bene immateriale, avvengono tra parti non indipendenti, la determinazione del valore del bene, sussistendo condizioni diverse da quelle di mercato, può rappresentare un problema.

Il problema della valutazione di un asset immateriale genera criticità:

  • di ordine fiscale, in quanto una sopravvalutazione del valore da attribuire alle royalties per lo sfruttamento di una proprietà intellettuale potrebbe comportare una sopravvalutazione dei costi d’esercizio e, quindi, un conseguente abbattimento del reddito imponibile in capo all’impresa licenziataria;
  • di ordine civilistico, in quanto una sopravvalutazione di un bene immateriale potrebbe comportare annacquamenti del capitale dell’impresa, con gravi riflessi sulla veridicità del bilancio.

Esempio del primo caso:

L’impresa “Alfa S.r.l.” stipula con la sua controllata “Beta S.p.a.” un contratto avente ad oggetto la concessione in licenza di un proprietà intellettuale. Per tale concessione “Beta S.p.a.” corrisponde ad “Alfa S.p.a.” un canone annuo pari a 100, mentre il valore di mercato è di 50.

Esempio del secondo caso:

L’impresa “Gamma S.p.a.” iscrive in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, la proprietà intellettuale o il brevetto di cui è titolare, attribuendogli un valore maggiore di quello che sarebbe determinato applicando i principi contabili nazionali o internazionali.

La valutazione di un bene immateriale nel corso della vita di un’impresa

Vi sono momenti della vita di un’impresa in cui è necessario procedere alla valutazione di un bene immateriale (marchio o brevetto).

Non necessariamente tale momento coincide con l’alienazione del bene immateriale stesso, potendo bensì collocarsi temporalmente nella fase in cui siano poste in essere operazioni di natura straordinaria quali fusioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami d’azienda.

Peraltro, momenti in cui si deve procedere alla valutazione di una proprietà intellettuale o industriale sono:

  • Determinazione dell’avviamento di un’impresa: La determinazione del valore dei beni immateriali è funzionale alla valutazione dell’avviamento.
  • In fase di redazione del Bilancio: I principi contabili internazionali, ad esempio, impongono la determinazione del valore equo (fair value) dei beni immateriali – I.A.S. n. 38 -, tra cui sono compresi anche i brevetti ed i marchi.
  • Quando sorgono controversie e contenziosi giurisdizionali: In caso di violazioni di tipo civilistico, si pone il problema di stabilire il valore del bene immateriale (brevetti e marchi) oggetto della violazione, per quantificare il risarcimento del danno dovuto dall’impresa danneggiata.
  • Determinazione delle royalties: Il problema di determinazione delle royalties si pone con riferimento alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte una cessione d’uso o licenza avente ad oggetto beni immateriali .

La stima di un bene immateriale

Il valore di un bene immateriale è suscettibile di valutazione soggettiva e discrezionale, tant’è che la sua determinazione viene effettuata attraverso un’operazione di stima.
Come già anticipato, nelle transazioni commerciali la valutazione di una proprietà intellettuale è libera, nel senso che le parti (cedente e cessionario) possono liberamente determinare il prezzo di cessione o il corrispettivo dei canoni periodici (cd. royalties) previsti da un contratto di licenza.

La fonte è l’autonomia privata.

Ovviamente il valore diverge a seconda che il bene immateriale sia ceduto a titolo definitivo o ne sia concesso solo l’uso o una licenza, ovvero dal contratto siano previsti oneri accessori (esempio: obblighi di apportare migliorie, di effettuare spese di ricerca per aumentarne il valore, di sostenere spese di pubblicità) o limitazioni (divieto di concedere il bene in sub-licenza).

Mentre la valutazione di una proprietà immateriale (intellettuale o industriale) è effettuata liberamente nei rapporti commerciali, per il Fisco è vincolata.

 

I requisiti e i limiti di deducibilità degli asset immateriali sono stabiliti dai principi contabili nazionali (OIC 24) e internazionali (IAS 38).

 

Tuttavia, tralasciando la questione relativa alla deducibilità delle immobilizzazioni immateriali, ciò che occorre rimarcare in questa sede è il tema della valutazione dei canoni pagati per lo sfruttamento di una proprietà intellettuale (c.d. royalties)..

La ragione della presenza di vincoli nella valutazione fiscale delle royalties di una proprietà intellettuale o di un brevetto è semplice da intuire: attraverso una valutazione discrezionale dei canoni pagati per lo sfruttamento di un bene immateriale (quale, ad esempio, la valutazione di un software) un gruppo d’imprese potrebbe porre in essere manovre fiscalmente elusive per trasferire reddito imponibile da una società all’altra, di cui taluna sottoposta ad un regime fiscale più favorevole, ove far confluire ricavi, e talaltra sottoposta ad un regime ordinario di tassazione, su cui caricare i costi.

 

Per capire più a fondo la pratica di pianificazione fiscale sopra descritta, è fondamentale trattare delle royalty company.

Cosa sono le Royalty company?

Le royalty companies sono veicoli societari adoperati per fini di pianificazione fiscale nell’ambito dei gruppi multinazionali.

Le royalties companies sono società costituite per lo scopo principale di detenere il complesso di attività immateriali (c.d. intangibile assets) di proprietà del gruppo, sotto forma di marchi, brevetti, modelli di design, formule e altri diritti soggetti a copyright.

I compiti, che un gruppo multinazionale demanda ad una royalty company, sono essenzialmente:

  • preservare il valore delle attività immateriali;
  • curare l’attività di ricerca e sviluppo;
  • acquistare da altre società, consociate o meno, altri beni immateriali;
  • sottoscrivere in ambito intercompany, ovvero con soggetti terzi, contratti di licenza;
  • provvedere all’incasso dei canoni (c.d. royalties) da parte dei licenziatari.

Un’efficace strategia di pianificazione fiscale internazionale, può prevedere che tale tipo di società sia costituita/domiciliata in un Paese avente un regime fiscale interno ad hoc per le royalty companies, idoneo a garantire, quindi, l’applicazione di un aliquota ridotta sui profitti generati dall’attività di gestione degli assets immateriali.

In ambito europeo, viene contemplata la possibilità di applicare una vantaggiosa esenzione dalla ritenuta alla fonte, prevista dalla direttiva n. 2003/ 49 / CEE per i pagamenti tra società consociate residenti in diversi Paesi membri.

In ambito internazionale, è poi possibile sfruttare i vantaggi derivanti da un folto network di Convenzioni contro le doppie imposizioni, che possono consentire la possibilità di ridurre l’imposizione alla fonte sui profitti generati.

In tale modo potrebbe essere possibile conseguire un doppio beneficio per il gruppo multinazionale:

  • Da un lato, la deducibilità dei canoni pagati dalle società del gruppo per lo sfruttamento dei diritti medesimi sotto forma di royalties;
  • Dall’altro una bassa tassazione ridotta (o addirittura l’esenzione completa) dei proventi imputabili alla società ad hoc costituita.

In ambito europeo, il Granducato di Lussemburgo, l’Irlanda,  i Paesi Bassi, la Svizzera e l’arcipelago portoghese di Madeira hanno stipulato numerose e vantaggiose Convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevedono l’applicazione di ritenute ridotte, ovvero l’esenzione relativamente alle c.d. out-bound royalties.

Limite alla valutazione delle royalties: valore normale

Per evitare pratiche elusive il Fisco impone che le royalties corrisposte da una società “Alfa” ad una società “Beta”, entrambe appartenenti al medesimo gruppo d’imprese, siano determinate secondo il valore normale.

Cos’è il valore normale?
È il valore che sarebbe convenuto tra parti indipendenti, cioè tra società che non fanno parte del medesimo gruppo e non sono tra loro collegate o controllate (cioè non vi siamo rapporti di controllo o collegamento).

Il concetto chiave è il seguente:

  • Se le royalties sono oggetto di transazione tra società, tra cui esiste un rapporto di controllo o collegamento, il principio del valore normale è vincolante.
  • Se le royalties sono oggetto di transazione tra società, tra cui non esiste un rapporto di controllo o collegamento, si può derogare al principio del valore normale.

Per derogare al principio del valore normale delle royalties basterebbe creare due o più società distinte intestate a due fratelli e con amministratori diversi?

In tal caso sarebbe possibile determinare il valore delle royalties discrezionalmente al fine di spostare materia imponibile da una società all’altra?

La risposta è no. Il concetto fiscale di controllo è più ampio di quello civilistico.

Il concetto civilistico di controllo è dettato dall’articolo 2359 c.c., secondo il quale sono considerate “società controllate,
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi“.
Il concetto fiscale di “controllo”, con riferimento al trasferimento di royalties tra società (e al transfer pricing), è stabilito dalla circolare ministeriale 32/1980, che contempla ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, quali, in particolare:

  • vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa
  • impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint venture)
  • diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società
  • membri comuni del consiglio di amministrazione
  • relazioni di famiglia tra le parti 
  • concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria
  • partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita
  • partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi
  • controllo di approvvigionamento o di sbocchi
  • serie di contratti che modellino una situazione monopolistica
  • in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.

L’ambito di applicazione della circolare ministeriale è molto ampio e contempla, tra le situazioni di controllo, anche i rapporti di famiglia tra gli amministratori di società o tra i titolari di quote di partecipazione.

Ne consegue che le società “Alfa” e “Beta”, amministrate ad esempio da due fratelli, non sono indipendenti è che quindi esse sono obbligate a determinare il valore normale delle royalties, qualora stipulino tra di esse contratti che abbiano ad oggetto lo sfruttamento di proprietà intellettuali.

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